新加坡最近推出了一項新的授權后復審查程序。新的程序為挑戰新加坡授予的專(zhuān)利提供了一種成本相對較低的方式。然而，由于在授權后復審程序中的被挑戰一方答復審查員書(shū)面意見(jiàn)的時(shí)間較短，作出回應和修改的機會(huì )有限，收到授權后復審的請求對專(zhuān)利所有人來(lái)說(shuō)將是一項極大的挑戰。

 

簡(jiǎn)要介紹

 

新加坡最近引入了授權后復審程序。根據該項程序，任何人都可以對已授予的專(zhuān)利提出復審請求。該請求可以由專(zhuān)利所有人自己提出，也可以由第三方提出，還可以以代理的名義提交請求以對實(shí)際請求人的身份進(jìn)行保密。該程序是單方面的，這意味著(zhù)一旦請求提出，只有專(zhuān)利所有人參與到專(zhuān)利程序中來(lái)，請求人除了有機會(huì )糾正請求中的某些形式問(wèn)題之外，不會(huì )起到其他的作用。不過(guò)，如果專(zhuān)利所有人在程序進(jìn)行過(guò)程中作出修改，第三方（包括請求人）則有機會(huì )對修改提出質(zhì)疑。當然，如果請求是由專(zhuān)利所有人自己提出的，那么請求人將作為專(zhuān)利所有人參與到程序中。

 

新加坡的專(zhuān)利制度在過(guò)去的10年中不斷地發(fā)展變化。2014年以前，新加坡使用的是自我評估制度，根據該制度，無(wú)需對專(zhuān)利申請進(jìn)行審查即可獲得專(zhuān)利。2014年后，新加坡實(shí)施了肯定性審查授予機制，所有專(zhuān)利申請都必須接受審查，但其中一種審查選擇是所謂的“外國途徑”，即允許基于外國司法管轄區對專(zhuān)利申請的肯定性審查結果授予專(zhuān)利，這包括國際可專(zhuān)利性初步報告（IPRP）。2020年1月，新加坡對新的申請關(guān)閉了“外國途徑”，直至目前，所有新提交的專(zhuān)利申請都必須在新加坡接受實(shí)質(zhì)性審查。“外國途徑”的主要好處之一是，它允許申請人以相對較低的成本、更高的效率在新加坡獲得專(zhuān)利。但是，在某些情況下，例如，如果“外國途徑”對相應的專(zhuān)利合作條約（PCT）申請發(fā)布了肯定的IPRP，這將允許申請人在無(wú)需接受全面實(shí)質(zhì)性審查的情況下在新加坡獲得專(zhuān)利。

 

在引入該復審程序之前，在新加坡對專(zhuān)利提出質(zhì)疑的唯一方法就是提交撤銷(xiāo)請求。新加坡的撤銷(xiāo)程序通常涉及專(zhuān)家證據，因此所需要的費用往往十分高昂。因此，新程序為在新加坡挑戰專(zhuān)利提供了一種經(jīng)濟且高效的方法。然而，對于專(zhuān)利所有人來(lái)說(shuō)，新的程序也可能會(huì )帶來(lái)新的挑戰，因為回應授權后復審程序中提出的異議的時(shí)間相對短暫，進(jìn)行修改的機會(huì )也十分有限。

 

授權后復審請求的理由

 

請求人可基于以下一個(gè)或多個(gè)理由提出授權后復審請求：

 

1．新穎性、創(chuàng )造性或不可專(zhuān)利性問(wèn)題；

 

2．充分性問(wèn)題；

 

3．在專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中披露的內容超出了所提交的申請的范圍，或者在一項申請（例如分案申請）中披露的內容超出了先前申請中披露的內容；

 

4．在專(zhuān)利授予后對專(zhuān)利進(jìn)行了修改，由此導致專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)披露了超出所提交申請范圍的額外內容，或者擴大了專(zhuān)利的保護范圍；

 

5．對說(shuō)明書(shū)披露的所提交申請之外的其他事項進(jìn)行了修改；

 

6．對專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)或專(zhuān)利申請的說(shuō)明書(shū)進(jìn)行了不應被允許的修改；

 

7．雙重專(zhuān)利問(wèn)題。

 

授權后復審程序
 

（圖源：中國（深圳）知識產(chǎn)權保護中心）

 

首先，請求人需要提交授權后復審申請并支付官方費用。請求中必須清楚地說(shuō)明需要進(jìn)行復審的每一個(gè)理由，并對已說(shuō)明的理由的每一項主張進(jìn)行充分的論證。如果有任何理由是以在先技術(shù)文件為依據的，則必須隨復審請求一起提供該文件的副本。如果文件不是英文版的，則必須提供經(jīng)過(guò)驗證的英文譯文。

 

在提交了授權后復審請求后，登記官會(huì )審查該請求是否符合形式要求。新加坡專(zhuān)利法的新條款規定，登記官不得批準不嚴肅的、無(wú)理取鬧的或濫用程序的復審請求?；趯彶閱T已審查過(guò)并駁回的理由和論證重新提交的復審請求被視為屬于該條款規定的范圍。特別是，登記官將駁回基于審查員已經(jīng)審查過(guò)的相同或等效的在先技術(shù)文件進(jìn)行論證的復審請求。

 

一旦所提交的請求被登記官接受，它將被轉發(fā)給審查員以對相關(guān)專(zhuān)利進(jìn)行重新審查。審查員將確定專(zhuān)利是否提出了請求中所述的任何理由。復審通常僅基于請求中指定的理由。然而，審查員也可以針對請求中未提及的權利要求提出質(zhì)疑，即使請求中僅提出了新穎性問(wèn)題，審查員也可以考慮相關(guān)權利要求相對于在先技術(shù)文件是否缺乏創(chuàng )造性。如果審查員認為專(zhuān)利中確實(shí)提出了請求中所述的任何理由，則會(huì )出具一份書(shū)面意見(jiàn)，列出已經(jīng)提出的理由，并規定專(zhuān)利所有人在3個(gè)月內作出答復，該期限不可延長(cháng)。如果審查員認為專(zhuān)利中沒(méi)有提出請求中所述的任何理由，會(huì )出具一份肯定性的復審報告以說(shuō)明該專(zhuān)利可保持其原有形式。

 

專(zhuān)利所有人只有一次機會(huì )對書(shū)面意見(jiàn)作出回應。如果未能在截止日期前提交答復，則審查員將根據書(shū)面意見(jiàn)出具復審報告。專(zhuān)利所有人可以選擇要求與審查員進(jìn)行面談，但面談?wù)埱蟊仨氃跁?shū)面意見(jiàn)發(fā)送至專(zhuān)利所有人之日起的兩個(gè)月內提交。審查指南建議專(zhuān)利所有人將任何擬定的修改納入與面試請求一起提交的待議事項中。

 

如果專(zhuān)利所有人針對書(shū)面意見(jiàn)提交的答復中包含任何修改，這些修改將會(huì )被公布，第三方將有兩個(gè)月的時(shí)間對這些修改提出異議。在新加坡，如果專(zhuān)利所有人尋求修改的過(guò)程中出現不合理的延遲，登記官有權駁回授予后的修改。例如，如果專(zhuān)利所有人知曉在先技術(shù)文件導致其對一項專(zhuān)利的權利要求無(wú)效，但并沒(méi)有采取行動(dòng)修改該權利要求，則登記官可以拒絕專(zhuān)利所有人稍后進(jìn)行修改的請求。此外，任何授權后修改不得增加內容或擴大專(zhuān)利的保護范圍。雖然對清晰性的要求不是復審的理由，但任何修改后的權利要求必須清晰簡(jiǎn)潔。

 

下一步，審查員將會(huì )考慮專(zhuān)利所有人提交的對書(shū)面意見(jiàn)的答復以及第三方提交的對修改內容的任何異議。在此之后，審查員將發(fā)布一份復審報告，其中陳述的內容可能涉及以下4種可能的情況：

 

1．專(zhuān)利保持其原有形式——如果專(zhuān)利所有人成功地反駁了書(shū)面意見(jiàn)中的異議，則會(huì )就這種情況進(jìn)行說(shuō)明；

 

2．專(zhuān)利以修改后的形式保留——如果審查員認為專(zhuān)利所有人提交的修改是被允許的，并且解決了書(shū)面意見(jiàn)中的所有異議問(wèn)題，則會(huì )就這種情況進(jìn)行說(shuō)明；

 

3．專(zhuān)利被有條件撤銷(xiāo)——如果專(zhuān)利的某些權利要求被視為無(wú)效，但其余權利要求被認定為有效，則會(huì )就這種情況進(jìn)行說(shuō)明；

 

4．無(wú)條件撤銷(xiāo)專(zhuān)利——如果發(fā)現所有權利要求無(wú)效，則會(huì )就這種情況進(jìn)行說(shuō)明。

 

如果專(zhuān)利以修改后的形式保留，那么專(zhuān)利所有人必須在設定的截止日期前提交包括修改內容在內的合并說(shuō)明書(shū)。如果專(zhuān)利被有條件地撤銷(xiāo)，專(zhuān)利所有人可以提交一份修改說(shuō)明書(shū)，將權利要求限制在被認定有效的權利要求范圍內。

 

權利所有人有權就被撤銷(xiāo)的專(zhuān)利向新加坡高等法院提起上訴。提起上訴的有效期為復審報告（包括撤銷(xiāo)專(zhuān)利的決定）之日起6周內。值得注意的是，與撤銷(xiāo)程序不同的是，在復審程序中幾乎不可能援引專(zhuān)家證據。通常來(lái)說(shuō)，上訴程序僅限于復審程序中涉及的事項。但是，法院可以允許在上訴程序中援引新的證據，例如專(zhuān)家證據。

 

請求人不能對那些不接受復審請求的決定或經(jīng)復審后不撤銷(xiāo)專(zhuān)利的決定提出上訴。但是，在這種情況下，申請人可以再次提出復審請求。如上文所述，為了使登記官接受新的復審請求并將轉發(fā)給審查員，新的復審請求必須包含以前從未考慮過(guò)的理由或論證。

 

結論

 

授權后復審程序為相關(guān)方在新加坡質(zhì)疑專(zhuān)利提供了一個(gè)低成本的新途徑。新程序與新加坡對授權后修改的限制相結合，可能會(huì )為第三方提供攻擊專(zhuān)利的有力手段。例如，如果一項專(zhuān)利是在新加坡相對較早的時(shí)期通過(guò)“外國途徑”授予的（例如基于IPRP中的肯定性意見(jiàn)），那么若在相應案件中發(fā)現了相關(guān)現有技術(shù)，并且專(zhuān)利所有人未獲得修改內容以克服此類(lèi)現有技術(shù)的許可，則可能會(huì )對該項專(zhuān)利造成致命的影響。

 

綜上所述，在授權后復審程序中，專(zhuān)利所有人可能僅有一次機會(huì )作出回應。因此，與審查員面談的機會(huì )提供了一個(gè)非常有價(jià)值的選擇——可以聽(tīng)取關(guān)于可能的應對策略的反饋。然而，專(zhuān)利所有人必須在短時(shí)間內制定出相應的應對策略，才能充分地利用這一機會(huì )。如此短的響應時(shí)間也許會(huì )給專(zhuān)利所有人帶來(lái)重大的挑戰。

 

（編譯自www.lexology.com）

 

翻譯：王丹　校對：劉鵬

 

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