本案是國家知識產(chǎn)權局首次運用巡回口審方式查清案件復雜事實(shí)的商標無(wú)效宣告案，且準確界定了商標在先使用及商標共存等問(wèn)題，具有典型意義。
 

 

基本案情

 

申請人：上海故事絲綢發(fā)展有限公司

 

被申請人：杭州綾絕頂服飾有限公司

 

爭議商標：第12676248號“上海故事 STORY OF SHANGHAI”商標

 

申請人的主要理由：

 

一、“上海故事”是申請人使用多年并已建立極高知名度的注冊商標。爭議商標與申請人的第10087133號“上海故事”商標（以下稱(chēng)引證商標）構成類(lèi)似商品上的近似商標。

 

二、爭議商標的實(shí)際使用容易使消費者對商品來(lái)源、品質(zhì)等特點(diǎn)產(chǎn)生誤認，爭議商標的實(shí)際使用將具有欺騙性。被申請人有意摹仿他人在先知名商標的行為也將產(chǎn)生“不良影響”，并屬于以“其他不正當手段”申請商標注冊的行為。

 

三、被申請人股東親屬曾在申請人公司工作，屬于明知爭議商標存在并進(jìn)行搶注的行為。

 

四、被申請人具有惡意注冊他人在先知名商標和不誠信的行為，擾亂了商標注冊秩序和市場(chǎng)競爭秩序。綜上，請求依據2013年商標法第四條、第十條第一款第（七）和（八）項、第十五條第二款、第三十條、第四十四條第一款、第四十五條的規定，對爭議商標予以無(wú)效宣告。

 

被申請人答辯的主要理由：

 

一、被申請人及控股股東最早自2002年起經(jīng)營(yíng)上海故事品牌，遠早于申請人引證商標的申請注冊日。

 

二、依據2013年商標法第五十九條第三款的規定，在先使用并未注冊的商標經(jīng)使用具有一定知名度之后都可以與已注冊商標共存，本案中爭議商標在先使用具有一定知名度并且已經(jīng)注冊的商標能夠與本案引證商標共存。

 

三、爭議商標與引證商標不構成近似商標。

 

四、爭議商標為被申請人獨創(chuàng )，不存在任何主觀(guān)惡意行為。綜上，請求維持爭議商標的注冊。

 

案情解析

 

被申請人主張依據2013年商標法第五十九條第三款的規定爭議商標可與引證商標共存。2013年商標法第五十九條第三款規定“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類(lèi)似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專(zhuān)用權人無(wú)權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。”

 

首先，該條款旨在保護已經(jīng)在市場(chǎng)上在先自創(chuàng )并善意使用的未注冊但有一定影響商標所有人的權益，并非商標授權確權條款。

 

其次，被申請人所謂早期經(jīng)營(yíng)“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的證據不能證明是其自創(chuàng )使用。

 

根據在案證據可知，上海紫琦服飾有限公司與申請人的法定代表人均為楊求良，同時(shí)上海紫琦服飾有限公司亦為申請人的股東；在案證據顯示，申請人的股東上海紫琦服飾有限公司曾與陳妙珠簽訂了特許加盟備忘錄、特許經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)議，上海紫琦服飾有限公司授權陳妙珠在杭州市河坊街店鋪、杭州市河坊街道136號店鋪、杭州市武林路337號店鋪、河坊街183號店鋪、紹興市魯迅故里主街區33號店鋪對“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的產(chǎn)品進(jìn)行經(jīng)銷(xiāo)、推廣活動(dòng)。上述申請人的股東上海紫琦服飾有限公司與陳妙珠簽訂合同的最早時(shí)間為2006年8月18日。

 

在案證據顯示，被申請人法定代表人陳德勇曾在2006-2008年間分別在南京市秦淮區夫子廟貢院西街127號、南京市秦淮區貢院街168號、杭州市河坊街191-201號、魯迅故里主街區33號單獨或與他人（陳妙珠或陳柳珠）開(kāi)設門(mén)店，經(jīng)營(yíng)“上海故事”品牌的系列產(chǎn)品。上述陳德勇最早租賃房屋的簽訂時(shí)間是2006年9月25日。

 

據此可知，申請人授權陳妙珠經(jīng)營(yíng)“上海故事”及“STORY OF shanghai”門(mén)店的時(shí)間早于陳德勇開(kāi)設門(mén)店經(jīng)營(yíng)“上海故事”及“STORY OF shanghai”產(chǎn)品的時(shí)間。依據本案查明事實(shí)可知，陳德勇既為被申請人的法定代表人，又與陳妙珠具有親屬關(guān)系，陳德勇開(kāi)設的門(mén)店位置與陳妙珠經(jīng)營(yíng)“上海故事”及“STORY OF shanghai”門(mén)店的位置在距離上相近或重合。

 

綜上，在案證據不能證明在引證商標申請日之前，被申請人在先自創(chuàng )并善意使用了“上海故事”及“STORY OF shanghai”商標，因此被申請人請求爭議商標應與引證商標共存的主張我局不予支持。

 

典型意義

 

本案中，重點(diǎn)在于被申請人是否在先使用爭議商標且具有一定影響力，其在后注冊商標是否可以依據2013年商標法第五十九條第三款的規定與申請人的商標并存。

 

2013年商標法第五十九條第三款規定“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類(lèi)似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專(zhuān)用權人無(wú)權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。”，本條規定的是他人對注冊商標的正當使用問(wèn)題。

 

我國作為商標注冊制國家，商標經(jīng)注冊獲得商標專(zhuān)用權，但也存在有些商標使用人沒(méi)有注冊商標，但其已經(jīng)使用并具有一定影響的情形。如果商標注冊人在同一種或類(lèi)似商品上注冊與在先使用人相同或者近似的商標，并因此禁止在先使用人使用，對在先使用人對于該商標的付出明顯不公平。

 

故為了平衡商標注冊人和商標使用人之間的利益，彌補商標注冊制的局限，2013年商標法對在先使用的未注冊商標也在一定條件下給予保護，此條款即為其中之一。但我國作為商標注冊制國家，對于已注冊商標的保護仍應遵循2013年商標法的其他相關(guān)規定。

 

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