在適用專(zhuān)利法實(shí)施細則第十二條第一款第三項規定的與在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng )造時(shí)，應注重維護原單位、離職員工以及離職員工新任職單位之間的利益平衡。

 

案例簡(jiǎn)介

 

陳某系上海A公司的員工，任技術(shù)經(jīng)理職務(wù)，上海A公司與陳某簽訂了《勞動(dòng)合同》，此后，福建A公司與上海A公司簽訂借調協(xié)議，約定陳某借調至福建A公司工作。

 

陳某在福建A公司負責公司主要產(chǎn)品的研發(fā)、設計、選型等工作，其中包括專(zhuān)利申請事務(wù)，經(jīng)手大量福建A公司關(guān)于燃氣發(fā)電產(chǎn)品的技術(shù)文件。陳某于2019年5月從上海A公司離職，離職后兩個(gè)月即申請了多項以陳某為發(fā)明人、北京B公司為專(zhuān)利權人的涉案專(zhuān)利。

 

福建A公司、上海A公司認為，北京B公司系福建A公司的推廣代理商，不掌握燃氣發(fā)電及移動(dòng)充電車(chē)技術(shù)，其之所以能申請四項專(zhuān)利，是陳某協(xié)助北京B公司在極短的時(shí)間內完成了專(zhuān)利申請文件并提交至國家知識產(chǎn)權局。故福建A公司、上海A公司向北京知識產(chǎn)權法院提起訴訟，訴訟請求如下：一、判令北京B公司將涉案專(zhuān)利一至四的專(zhuān)利權或專(zhuān)利申請權轉移至福建A公司、上海A公司；二、陳某、北京B公司共同賠償福建A公司、上海A公司為本案支出的合理支出共計104206元。

 

陳某、北京B公司對福建A公司、上海A公司上述主張均不同意，認為涉案專(zhuān)利不屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng )造，涉案專(zhuān)利由陳某和張某共同研發(fā)完成，且與陳某在福建A公司的工作內容無(wú)關(guān)。

 

北京知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為

 

本案中，原告主張涉案專(zhuān)利屬于陳某從原單位離職后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng )造，故判斷涉案專(zhuān)利是否屬于原告的職務(wù)發(fā)明，應審查陳某與原告之間的關(guān)系以及陳某的工作職責或工作內容與涉案專(zhuān)利技術(shù)方案的關(guān)系。

 

一、關(guān)于涉案專(zhuān)利發(fā)明人陳某是否屬于專(zhuān)利法規定的“本單位”人員

 

根據上海A公司與陳某簽訂《勞動(dòng)合同書(shū)》《勞動(dòng)合同解除及免責、棄權協(xié)議》，上海A公司出具《上海市單位退工證明》等顯示，陳某至遲于2015年3月入職上海A公司，從事技術(shù)經(jīng)理工作。2019年5月，陳某與上海A公司解除勞動(dòng)關(guān)系。即2015年3月至2019年5月，陳某為上海A公司專(zhuān)利法意義上的“本單位”人員。關(guān)于陳某與福建A公司的關(guān)系，從陳某工作往來(lái)中多次發(fā)送的電子郵件來(lái)看，其簽名檔中的職位是技術(shù)經(jīng)理，工作單位是福建A公司而非上海A公司；陳某多次向時(shí)任福建A公司法定代表人、董事、投資人的吳某匯報專(zhuān)利研發(fā)和申請、工作周報、設計部工作進(jìn)展等內容；陳某與專(zhuān)利代理公司溝通郵件中均以“我公司”專(zhuān)利申請相稱(chēng)，所涉專(zhuān)利的申請人均為福建A公司，并對專(zhuān)利代理公司反饋的專(zhuān)利申請稿件予以確認提交國家知識產(chǎn)權局。

在此基礎上，結合考慮在案證據體現出福建A公司、上海A公司存在一定程度上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，法院認定從在案電子郵件顯示的期間即2017年10月至2019年5月，陳某作為福建A公司的臨時(shí)工作人員，可視為福建A公司專(zhuān)利法意義上的“本單位”人員。

 

涉案專(zhuān)利一至四的申請日期均為2019年7月26日，距陳某與上海A公司解除勞動(dòng)關(guān)系、以及陳某結束在福建A公司的臨時(shí)工作均不足一年。判斷涉案專(zhuān)利是否屬于職務(wù)發(fā)明，需進(jìn)一步分析涉案專(zhuān)利是否與陳某在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)。

 

二、關(guān)于涉案專(zhuān)利是否與陳某在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)

 

在適用專(zhuān)利法實(shí)施細則第十二條第一款第三項規定的與在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng )造時(shí)，應注重維護原單位、離職員工以及離職員工新任職單位之間的利益平衡，綜合考慮以下因素：

 

一是離職員工在原單位承擔的本職工作或原單位分配的任務(wù)的具體內容，包括工作職責、權限，能夠接觸、控制、獲取的與涉案專(zhuān)利有關(guān)的技術(shù)信息，且這些信息并非本領(lǐng)域普通的知識、經(jīng)驗和技能。

 

二是涉案專(zhuān)利的具體情況及其與本職工作或原單位分配任務(wù)的關(guān)系，包括涉案專(zhuān)利的技術(shù)領(lǐng)域、所要解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果，技術(shù)方案相對于現有技術(shù)的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

 

三是原單位是否開(kāi)展了與涉案專(zhuān)利有關(guān)的技術(shù)研發(fā)活動(dòng)或具有有關(guān)技術(shù)的其他合法來(lái)源。

 

四是涉案專(zhuān)利的權利人、發(fā)明人能否對專(zhuān)利技術(shù)的研發(fā)過(guò)程或來(lái)源作出合理解釋。包括涉案專(zhuān)利技術(shù)方案的復雜程度，權利人、發(fā)明人是否具有相應知識、技能和物質(zhì)技術(shù)條件，是否開(kāi)展了研發(fā)活動(dòng)等。

 

涉案專(zhuān)利一至四均是圍繞燃氣發(fā)電及移動(dòng)充電車(chē)技術(shù)相關(guān)的發(fā)明或實(shí)用新型專(zhuān)利，用以解決現有技術(shù)中移動(dòng)充電車(chē)能源供給不足、運行噪音大等問(wèn)題。

本案中，陳某在上海A公司擔任技術(shù)經(jīng)理，在福建A公司臨時(shí)工作期間，在其工作往來(lái)電子郵件中，陳某向李某發(fā)送電子郵件，稱(chēng)第一份專(zhuān)利“一種天然氣發(fā)電移動(dòng)充電車(chē)"已經(jīng)完成，可以安排專(zhuān)利代理公司代理申請。

 

在完成該工作任務(wù)時(shí)，陳某能夠接觸、獲取到與移動(dòng)充電車(chē)、天然氣發(fā)電移動(dòng)充電車(chē)、車(chē)載集裝箱、靜音集裝箱、cng和Ing雙燃料供氣系統、天然氣發(fā)動(dòng)機冷卻系統等技術(shù)資料和信息，大部分信息都由福建A公司解密后通過(guò)申請專(zhuān)利進(jìn)行保護，不屬于本領(lǐng)域的普遍知識。

 

涉案專(zhuān)利與上述技術(shù)交底書(shū)相比，均屬于移動(dòng)充電車(chē)領(lǐng)域，用于解決使移動(dòng)充電車(chē)更為靈活、可靠、靜音、降溫等問(wèn)題，其技術(shù)方案也存在相當程度上的關(guān)聯(lián)性。上述技術(shù)交底書(shū)均是經(jīng)福建A公司內部審查并解密后，由陳某發(fā)送給專(zhuān)利代理公司由其撰寫(xiě)并提交專(zhuān)利申請。

 

國家知識產(chǎn)權局在針對涉案專(zhuān)利三的三次審查意見(jiàn)通知書(shū)中引用了福建A公司2017年申請的兩項專(zhuān)利作為對比文件，亦可佐證涉案專(zhuān)利與福建A公司的專(zhuān)利之間存在一定關(guān)聯(lián)性。

 

綜合以上考慮，法院認定涉案專(zhuān)利與上海A公司、福建A公司分配的任務(wù)有關(guān)，屬于陳某在“退休、調離原單位后或者勞動(dòng)、人事關(guān)系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng )造”，應屬職務(wù)發(fā)明創(chuàng )造。另一方面，結合考慮涉案專(zhuān)利的發(fā)明目的、技術(shù)方案、所要解決的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果等，在案證據不足以充分證明北京B公司亦對涉案專(zhuān)利技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出了創(chuàng )造性貢獻，故涉案專(zhuān)利的權利人或申請人應為福建A公司、上海A公司。

 

因專(zhuān)利權權屬糾紛系確權糾紛，而非侵權糾紛，不宜適用專(zhuān)利法第六十五條關(guān)于侵權人應當賠償權利人為制止侵權行為所支付的合理開(kāi)支的規定，故福建A公司、上海A公司所提出的要求陳某、北京B公司賠償合理開(kāi)支的請求，于法無(wú)據，法院不予支持。

 

判決作出后，雙方當事人均未提出上訴，現已生效。

 

法官提示

 

本案涉及四項與“集裝箱型燃氣發(fā)電充電車(chē)”有關(guān)的發(fā)明專(zhuān)利權屬爭議，針對發(fā)明人離開(kāi)原單位后所作出的發(fā)明創(chuàng )造，其完成時(shí)間要件為發(fā)明人離開(kāi)原單位1年內，其內容要件不限于本職工作內容或原單位分配的任務(wù)內容，只要發(fā)明創(chuàng )造本身與原單位本職工作或分配任務(wù)有關(guān)即可。

 

 

對于上述職務(wù)發(fā)明創(chuàng )造中“本單位”人員的范圍，既包括與工作單位存在勞動(dòng)關(guān)系的人員，也包括為完成特定工作任務(wù)而與用人單位建立臨時(shí)性勞務(wù)關(guān)系的臨時(shí)工作人員。

 

在適用專(zhuān)利法實(shí)施細則第十二條第一款第三項規定的與在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng )造時(shí)，應注重維護原單位、離職員工以及離職員工新任職單位之間的利益平衡，綜合考慮。本案中原告提交了近百份電子郵件證明涉案專(zhuān)利與被告原單位分配的任務(wù)有關(guān)，法院經(jīng)過(guò)審查，并與四項涉案專(zhuān)利的技術(shù)方案一一比對，認定涉案專(zhuān)利與原告分配的任務(wù)有關(guān)，屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng )造。

 

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