在防御商標注冊方面出圈的牌子上一個(gè)是海底撈，然而海底撈與王老吉的防御商標比起來(lái)缺少了實(shí)際使用的證據，王老吉不但制造與保留了這些防御商標的使用證據，還能溢價(jià)賣(mài)出這些特別包裝的涼茶（在臨近春節的時(shí)候推出特別包裝），稱(chēng)得上一舉兩得，一箭雙雕。商標用于防御性注冊是必不可少的保護布局，但是大量不以實(shí)際使用為目的的申請注冊，存在認定為惡意注冊駁回的風(fēng)險。
 

（圖源：王老吉淘寶官方旗艦店）

 

不以使用為目的的惡意注冊

 

1.法律法規

 

《商標法》第四條自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對其商品或者服務(wù)需要 取得商標專(zhuān)用權的，應當向商標局申請商標注冊。不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回。

 

《規范商標申請注冊行為若干規定》

 

第三條申請商標注冊應當遵循誠實(shí)信用原則。不得有下列行為：

 

（一）屬于商標法第四條規定的不以使用為目的惡意申請商標注冊的；

 

第五條對申請注冊的商標，商標注冊部門(mén)發(fā)現屬于違反商標法第四條規定的不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當依法駁回，不予公告。

 

具體審查規程由商標注冊部門(mén)根據商標法和商標法實(shí)施條例另行制定。

 

第八條商標注冊部門(mén)在判斷商標注冊申請是否屬于違反商標法第四條規定時(shí)，可以綜合考慮以下因素：

 

（一）申請人或者與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人、法人、其他組織申請注冊商標數量、指定使用的類(lèi)別、商標交易情況等；

 

（二）申請人所在行業(yè)、經(jīng)營(yíng)狀況等；

 

（三）申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意注冊行為、侵犯他人注冊商標專(zhuān)用權行為的情況；

 

（四）申請注冊的商標與他人有一定知名度的商標相同或者近似的情況；

 

（五）申請注冊的商標與知名人物姓名、企業(yè)字號、企業(yè)名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng)或者其他商業(yè)標識等相同或者近似的情況；

 

（六）商標注冊部門(mén)認為應當考慮的其他因素。

 

2.適用要件

 

“不以使用為目的”申請商標注冊的行為是指申請人在申請注冊商標的時(shí)候，既無(wú)實(shí)際使用商標的目的，也無(wú)準備使用商標的行為，或者依據合理推斷，無(wú)實(shí)際使用商標可能性?！渡虡朔ā返谒臈l立法目的在于遏制不正當占用商標資源和擾亂商標注冊秩序的商標囤積等惡意申請行為，其不以使用為目的大量申請商標和意欲借此牟利的意圖，即屬于此條款予以規制的“不以使用為目的”的“惡意”。

 

以下情形不適用《商標法》第四條：

 

(1)   申請人基于防御目的申請與其注冊商標標識相同或者近似的商標；

 

(2)   申請人為具有現實(shí)預期的未來(lái)業(yè)務(wù)，預先適量申請商標。

 

3.考慮因素

 

判斷是否構成不以使用為目的的惡意商標注冊申請，注冊審查程序以發(fā)現的線(xiàn)索為主，異議、評審程序以在案證據為主，可以綜合考慮以下因素。

 

3.1申請人基本情況

 

包括存續時(shí)間長(cháng)短；注冊資本實(shí)繳情況；所在行業(yè)領(lǐng)域及經(jīng)營(yíng)范圍的具體情況;經(jīng)營(yíng)情況是否正常，是否存在吊銷(xiāo)、注銷(xiāo)、停業(yè)、清算等非正常情形。

 

3.2申請人提交商標注冊申請整體情況

 

包括申請人累計申請商標數量及指定商品或者服務(wù)類(lèi)別；申請人提交商標注冊申請的時(shí)間跨度情況；申請人短期內新提交的商標注冊申請的數量及指定商品或者服務(wù)類(lèi)別等。

 

3.3商標具體構成情況

 

包括申請注冊的商標是否與他人有一定知名度或顯著(zhù)性較強的商標相同或者近似;是否包含行政區劃名稱(chēng)、山川名稱(chēng)、景點(diǎn)名稱(chēng)、行業(yè)術(shù)語(yǔ)等公共資源；是否包含知名人物姓名、企業(yè)字號、電商名稱(chēng)、他人知名并已產(chǎn)生識別性的廣告語(yǔ)、美術(shù)作品、外觀(guān)設計等其他商業(yè)性標識等。

 

3.4申請人申請商標注冊過(guò)程中及取得商標注冊后的行為

 

包括申請人在申請商標注冊過(guò)程及取得商標注冊后，將商標向第三方售賣(mài)或轉讓?zhuān)椅茨苡行e證其售賣(mài)或轉讓前具有使用意圖或就其不使用行為作出合理解釋的；申請人申請商標注冊過(guò)程及取得商標注冊后，具有出于牟取不正當利益的目的，積極向他人兜售或公開(kāi)售賣(mài)商標、脅迫他人與其進(jìn)行商業(yè)合作，或者向他人索要高額轉讓費、許可使用費、侵權賠償金、訴訟和解費等行為的。

 

3.5異議、評審程序中相關(guān)證據的情況

 

包括異議、評審程序有證據證明申請人申請商標注冊時(shí)缺乏真實(shí)使用意圖，或取得商標注冊后，既無(wú)實(shí)際使用行為，也無(wú)準備使用行為，申請人未能有效舉證其使用意圖或就其不使用行為作出合理解釋的；異議、評審程序有證據證明系爭商標申請人僅以系爭商標專(zhuān)用權對他人發(fā)起侵權投訴或訴訟以牟取不正當利益的。

 

3.6其他考慮因素

 

包括但不限于：

 

(1)申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意注冊行為、侵犯他人注冊商標專(zhuān)用權行為的情況；

 

(2)申請人因惡意申請商標注冊或商標侵權行為被國家企業(yè)信用信息公示系統列入嚴重違法失信名單等情況；

 

(3)與申請人存在特定關(guān)系的自然人、法人或者其他組織累計申請商標數量、待審查商標注冊申請數量、指定商品或者服務(wù)類(lèi)別情況；

 

(4)與申請人存在特定關(guān)系的自然人、法人或者其他組織的商標實(shí)際交易、要約、要約邀請情況。

 

上述因素一般在異議、評審程序中予以考慮。

 

王老吉防御商標

 

首先黃老吉申請的大量商標都與原商標近似，并不存在過(guò)度保護與濫用保護權的嫌疑，其次黃老吉申請這個(gè)是具有現實(shí)預期的未來(lái)業(yè)務(wù)，并且黃老吉這個(gè)行為不以謀取不當利益為目的，因此并不構成惡意與不以使用為目的注冊。不過(guò)黃老吉也不是所有的“老吉”都注冊下來(lái)，由此可知防御性商標并沒(méi)有特殊的申請權限與審理標準。如果有在先注冊的商標阻礙，除了使用撤三、無(wú)效或者授權、購買(mǎi)等方式取得該商標名稱(chēng)的使用權，并沒(méi)有其他捷徑可走。

 

（圖源：王老吉淘寶官方旗艦店）

 

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