國家知識產(chǎn)權局發(fā)布了知識產(chǎn)權行政執法指導案例“河北省邯鄲市知識產(chǎn)權局調解專(zhuān)利分案申請臨時(shí)保護糾紛案”（指導案例4號）。下面就該指導案例的理解與適用進(jìn)行說(shuō)明。

 

推選經(jīng)過(guò)和指導意義

 

2019年11月，國家知識產(chǎn)權局啟動(dòng)知識產(chǎn)權行政執法指導案例的推選工作，河北省知識產(chǎn)權局向國家知識產(chǎn)權局推薦該案例作為參評指導案例。根據國家知識產(chǎn)權局《關(guān)于知識產(chǎn)權行政執法案例指導工作的規定（試行）》，經(jīng)審核遴選、專(zhuān)家評審、案例指導工作委員會(huì )審議，認為該案例在認定分案申請的臨時(shí)保護期限方面，具有指導意義，可作為備選指導案例。2020年12月，經(jīng)國家知識產(chǎn)權局局務(wù)會(huì )審議通過(guò)，該案例作為第一批指導案例發(fā)布。

 

“臨時(shí)保護”是專(zhuān)利領(lǐng)域特有的一種保護制度，是指申請人有權要求在發(fā)明專(zhuān)利申請公布至授權期間，實(shí)施該發(fā)明的單位或個(gè)人支付適當費用。

 

因此，對于申請人來(lái)說(shuō)，除了在發(fā)明專(zhuān)利被授權后能夠受到專(zhuān)利權保護，其還享有在發(fā)明專(zhuān)利申請公開(kāi)日至授權日期間受到臨時(shí)保護的權利。但專(zhuān)利法及專(zhuān)利法實(shí)施細則對于臨時(shí)保護期的規定相對較為原則，對分案申請臨時(shí)保護期限起算點(diǎn)等情形并未作出具體規定。

 

該指導案例基于相關(guān)法律法規的立法精神，結合案件實(shí)際，對發(fā)明專(zhuān)利申請特別是分案申請的臨時(shí)保護期起算日作出明確認定。其確立的原則對于正確理解和適用專(zhuān)利法第十三條關(guān)于“臨時(shí)保護”的規定具有指導意義，有利于保護專(zhuān)利權人的合法權益，也有助于平衡權利人和社會(huì )公眾之間的利益。

 

案件要點(diǎn)的解讀與說(shuō)明

 

該指導案例的案件要點(diǎn)明確：“臨時(shí)保護期”為發(fā)明專(zhuān)利的公開(kāi)日至授權日；其中對于分案申請的公開(kāi)日判斷，以其母案、分案申請中較早的公開(kāi)日為準。該指導案例中母案申請公開(kāi)日早于分案申請公開(kāi)日，故以母案申請公開(kāi)日為分案申請臨時(shí)保護期的起算點(diǎn)。

 

（一）關(guān)于“臨時(shí)保護期”的法律規定

 

專(zhuān)利法及專(zhuān)利法實(shí)施細則對“臨時(shí)保護期”作了相應規定。專(zhuān)利法第十三條規定“發(fā)明專(zhuān)利申請公布后，申請人可以要求實(shí)施其發(fā)明的單位或者個(gè)人支付適當的費用。

 

”專(zhuān)利法實(shí)施細則第八十五條第一款第（四）項進(jìn)一步規定“管理專(zhuān)利工作的部門(mén)應當事人請求，可以對在發(fā)明專(zhuān)利申請公布后專(zhuān)利權授予前使用發(fā)明而未支付適當費用的糾紛進(jìn)行調解。

 

”專(zhuān)利法實(shí)施細則第八十五條第二款還專(zhuān)門(mén)規定“當事人請求管理專(zhuān)利工作的部門(mén)調解上述糾紛的，應當在專(zhuān)利權被授予之后提出。”

 

根據上述規定，“臨時(shí)保護期”從發(fā)明專(zhuān)利申請公布之日即公開(kāi)日開(kāi)始起算，并至該發(fā)明專(zhuān)利授權公告之日終止。

 

一般而言，發(fā)明專(zhuān)利申請的公開(kāi)日是明確的，即經(jīng)初步審查合格后自申請日起滿(mǎn)十八個(gè)月公布，或者根據申請人的請求提早公布。

 

而當一件發(fā)明專(zhuān)利申請存在單一性缺陷時(shí)，申請人為克服該缺陷可提出分案申請，或者在符合單一性的情況下申請人亦可主動(dòng)修改而提出分案申請。分案申請通常與作為分案基礎的母案申請存在不同的公開(kāi)日。

 

在確定分案申請的“臨時(shí)保護期”時(shí)，就需要明確是從分案申請的公開(kāi)日起算，還是應當從母案申請的公開(kāi)日起算。專(zhuān)利相關(guān)法律法規對此并沒(méi)有明確的規定。

 

（二）對分案申請臨時(shí)保護期起算日的認定及相關(guān)理由

 

對分案申請臨時(shí)保護期起算日的認定是該指導案例的核心問(wèn)題。對于這一問(wèn)題，有兩種不同的觀(guān)點(diǎn)。

 

第一種觀(guān)點(diǎn)認為應當將分案申請的公開(kāi)日作為起算日。主要理由是分案申請為申請人單獨提出的一類(lèi)專(zhuān)利申請，其公布程序獨立于母案申請，并且分案申請的公開(kāi)日一般會(huì )晚于母案申請；如果將母案申請的公開(kāi)日作為分案申請臨時(shí)保護期起算時(shí)間點(diǎn)，會(huì )不當地擴展分案申請的臨時(shí)保護期，從而對社會(huì )公眾的利益有所損害。

 

另一種觀(guān)點(diǎn)則認為應當以母案申請和分案申請中較早的公開(kāi)日作為分案申請臨時(shí)保護期的起算日。該指導案例采納了這一觀(guān)點(diǎn)。這主要是考慮到臨時(shí)保護是對申請人公開(kāi)其發(fā)明的一種權益保護，應著(zhù)重考慮其發(fā)明內容何時(shí)被公布。分案申請源于母案申請，根據專(zhuān)利法實(shí)施細則第四十三條的規定，分案申請的內容不得超出母案申請記載的范圍。

 

由此可見(jiàn)分案申請的發(fā)明內容應該在母案申請中已有記載，因此應當以最先公開(kāi)發(fā)明內容的日期作為臨時(shí)保護期的起算日。

 

不同于實(shí)用新型專(zhuān)利申請和外觀(guān)設計專(zhuān)利申請經(jīng)初步審查合格即可被授予專(zhuān)利權，發(fā)明專(zhuān)利申請在初步審查合格后，還要經(jīng)過(guò)公布和實(shí)質(zhì)審查才有可能獲得授權。

 

根據專(zhuān)利法第三十四條的相關(guān)規定，發(fā)明專(zhuān)利申請經(jīng)初步審查合格的，需要由國家知識產(chǎn)權局自申請日起滿(mǎn)十八個(gè)月予以公布或應申請人的要求提早公布；同時(shí)，按照專(zhuān)利法第三十五條的規定，發(fā)明專(zhuān)利申請自申請日起三年內，申請人可以隨時(shí)請求國家知識產(chǎn)權局對其申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。這就是我國對于發(fā)明專(zhuān)利申請所實(shí)行的“早期公開(kāi)、延遲審查”制度。其目的在于一方面使申請人有足夠的時(shí)間考慮是否啟動(dòng)對其提交的發(fā)明專(zhuān)利申請的實(shí)質(zhì)審查，如果申請人在綜合考慮后撤回申請，在該申請尚未被公布的情況下，申請人還可以通過(guò)商業(yè)秘密等途徑保護其技術(shù)內容；另一方面也能使社會(huì )公眾盡早地了解發(fā)明內容，不至于因審查的延遲而阻礙技術(shù)信息的傳播，同時(shí)也有利于公眾及時(shí)對發(fā)明是否符合授權條件提出意見(jiàn)。

 

如果一件發(fā)明專(zhuān)利申請經(jīng)實(shí)質(zhì)審查未發(fā)現存在法定駁回情形，便可以被授予專(zhuān)利權。發(fā)明專(zhuān)利權自公告之日起生效，此時(shí)專(zhuān)利權人便可以根據專(zhuān)利法第十一條的規定獲得實(shí)施其發(fā)明創(chuàng )造的“獨占權”。

 

但是在發(fā)明專(zhuān)利申請公布至授權公告期間，由于申請處于尚未授權的狀態(tài)，因此申請人無(wú)法依據專(zhuān)利法第十一條的規定獲得保護，無(wú)權要求他人停止實(shí)施發(fā)明或賠償損失，并且因申請文件的公開(kāi)使得公眾已經(jīng)知悉其發(fā)明技術(shù)內容，申請人也無(wú)法采用商業(yè)秘密等方式對其發(fā)明進(jìn)行保護。

 

如果在這段時(shí)間允許公眾隨意實(shí)施申請人的發(fā)明，而不為申請人提供一種適當的保護，有可能導致發(fā)明專(zhuān)利申請人的權益受到明顯損害，不利于“早期公開(kāi)、延遲審查”制度的實(shí)施，也不符合專(zhuān)利制度“公開(kāi)換保護”的宗旨。

 

因此，專(zhuān)利法第十三條規定了對發(fā)明專(zhuān)利申請的“臨時(shí)保護”，即發(fā)明專(zhuān)利申請公布后，申請人可以要求實(shí)施其發(fā)明的單位或者個(gè)人支付適當的費用。

 

基于以上分析可知，“臨時(shí)保護”是申請人在其發(fā)明專(zhuān)利申請公布后專(zhuān)利權授予前因第三人實(shí)施其公開(kāi)的發(fā)明所獲得的一種救濟措施，因而在確定臨時(shí)保護的時(shí)間起點(diǎn)時(shí)，應當以申請人最早將其希望獲得保護的發(fā)明內容向公眾公開(kāi)的日期為準。

 

當一件專(zhuān)利申請存在多項發(fā)明創(chuàng )造時(shí)，根據專(zhuān)利法第三十一條的規定，申請人只能在該申請中保留其中一項發(fā)明創(chuàng )造，但申請人可以根據專(zhuān)利法實(shí)施細則第四十二條的規定對其他發(fā)明創(chuàng )造提出新的專(zhuān)利申請，并保留原申請日。這一新的專(zhuān)利申請即為“分案申請”。

 

分案申請請求保護的發(fā)明創(chuàng )造內容源自母案申請，并且在申請人向國家知識產(chǎn)權局提交母案申請時(shí)便表達了希望這些發(fā)明創(chuàng )造也能獲得保護的意愿。同時(shí)，根據專(zhuān)利法實(shí)施細則第四十三條第一款的規定，分案申請的內容不得超出母案申請記載的范圍，也就是分案申請不能新增發(fā)明創(chuàng )造的內容。由此可見(jiàn)，當母案申請向社會(huì )公眾公布時(shí)，實(shí)際上也已經(jīng)對分案申請中所期望獲得保護的發(fā)明創(chuàng )造內容進(jìn)行了披露。

 

如果第三人通過(guò)母案申請的公布提早獲知分案申請的發(fā)明內容并將其實(shí)施，此時(shí)也應就這一期間實(shí)施相關(guān)發(fā)明的行為向申請人支付適當的費用。

 

分案申請可以在母案申請辦理授權登記手續屆滿(mǎn)日前或母案申請被駁回、撤回、視為撤回前提出，而且當分案申請存在單一性缺陷時(shí)，申請人在該分案申請滿(mǎn)足相關(guān)期限要求的條件下可以根據審查意見(jiàn)再次分案。

 

因此，除了極特殊情況外，分案申請公開(kāi)日晚于母案申請公開(kāi)日，兩者可能會(huì )相差幾個(gè)月甚至幾年。如果不對申請人在該時(shí)期內的權利予以保護，造成“權利真空”，將會(huì )損害申請人的合法權益，也會(huì )在一定程度上打擊申請人在提交發(fā)明專(zhuān)利申請時(shí)充分公開(kāi)其發(fā)明內容的積極性。

 

對于實(shí)施該發(fā)明的單位或個(gè)人來(lái)說(shuō)，雖然以母案申請和分案申請的公開(kāi)日中較早的日期作為“臨時(shí)保護期”的起算日可能會(huì )導致其需要支付更多費用，但是因提早獲知相關(guān)發(fā)明內容而給予申請人合理補償本身就是其應當履行的義務(wù)。

 

綜上可知，該指導案例對分案申請臨時(shí)保護期的認定，既嚴格保護了權利人的合法權益，又不會(huì )造成權利的過(guò)度擴張，較好地平衡了權利人和社會(huì )公眾之間的利益，符合“臨時(shí)保護”制度設立的目的和精神。

 

其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

 

涉及臨時(shí)保護的專(zhuān)利糾紛案件與專(zhuān)利侵權糾紛案件性質(zhì)不同，在臨時(shí)保護期內實(shí)施相關(guān)發(fā)明的行為，并不屬于侵權行為。

 

對于這一期間內實(shí)施其發(fā)明的單位和個(gè)人，申請人享有要求給付合理使用費的權利，但并不享有請求停止該實(shí)施行為的權利。

 

管理專(zhuān)利工作的部門(mén)對涉及臨時(shí)保護的案件有著(zhù)與專(zhuān)利侵權糾紛案件不同的立案標準、辦案程序和執法權限。根據專(zhuān)利法實(shí)施細則第八十五條的相關(guān)規定，管理專(zhuān)利工作的部門(mén)對因臨時(shí)保護期費用支付問(wèn)題所引起的專(zhuān)利糾紛有調解的權限。

 

但只有當涉案發(fā)明被授予專(zhuān)利權之后，當事人才能提出調解請求；對于授權之前所提出的調解請求，應當不予立案。

 

根據專(zhuān)利行政執法辦法第二十四條的規定，申請人因發(fā)明專(zhuān)利臨時(shí)保護期費用糾紛請求管理專(zhuān)利工作的部門(mén)調解的，應在被請求人同意調解并提交意見(jiàn)陳述書(shū)后方可立案；被請求人逾期未提交意見(jiàn)陳述書(shū)或者明確表示不接受調解的，管理專(zhuān)利工作的部門(mén)應不予立案，并通知請求人。

 

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