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詳情

 

最接近現有技術(shù)的選取

 

——（2019）最高法知行終235號

 

【裁判要旨】

 

選取最接近現有技術(shù)的核心考慮因素是，該現有技術(shù)與發(fā)明創(chuàng )造是否針對相同或者近似的技術(shù)問(wèn)題、擁有相同或者近似的技術(shù)目標；優(yōu)選考慮因素是，該現有技術(shù)與發(fā)明創(chuàng )造的技術(shù)方案是否足夠接近。關(guān)于技術(shù)方案是否接近的判斷，一般可以考慮發(fā)明構思、技術(shù)手段等因素。其中技術(shù)手段的近似度可以主要考慮現有技術(shù)公開(kāi)技術(shù)特征的數量。本領(lǐng)域技術(shù)人員基于特定現有技術(shù)方案是否具有獲得發(fā)明創(chuàng )造的合理成功預期，通常并非確定本專(zhuān)利最接近現有技術(shù)的要件因素或者優(yōu)選因素。

 

【關(guān)鍵詞】

 

專(zhuān)利 無(wú)效宣告 最接近現有技術(shù) 要件因素 優(yōu)選因素

 

【基本案情】

 

在上訴人諾華股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)諾華公司）與被上訴人國家知識產(chǎn)權局、原審第三人戴錦良發(fā)明專(zhuān)利權無(wú)效行政糾紛案中，諾華公司系專(zhuān)利號為201110029600.7、名稱(chēng)為“含有纈沙坦和NEP抑制劑的藥物組合物”的發(fā)明專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本專(zhuān)利）的專(zhuān)利權人。戴錦良申請宣告本專(zhuān)利權無(wú)效。

 

國家知識產(chǎn)權局認為，一是本專(zhuān)利權利要求1、2相對于附件13與附件12、14、15的結合不具備創(chuàng )造性；二是有關(guān)補充實(shí)驗數據不應接受也不能證明纈沙坦（AII拮抗劑）和沙庫巴曲（NEP抑制劑）的組合具有抗高血壓的協(xié)同作用。故宣告本專(zhuān)利權全部無(wú)效。諾華公司不服，向北京知識產(chǎn)權法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)一審法院）提起訴訟。

 

一審法院判決駁回諾華公司的訴訟請求。諾華公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張一審判決和被訴決定應當考慮而沒(méi)有考慮“合理的成功預期”，其認為作為創(chuàng )造性判斷起點(diǎn)的最接近現有技術(shù)應當至少是“有前景”的技術(shù)方案，即本領(lǐng)域技術(shù)人員有一定合理成功預期基于最接近現有技術(shù)能夠得到專(zhuān)利技術(shù)方案。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法理性預期問(wèn)題能夠得到解決，則其不會(huì )產(chǎn)生改進(jìn)動(dòng)機。本領(lǐng)域技術(shù)人員在本專(zhuān)利優(yōu)先權日面對附件13沒(méi)有得到本專(zhuān)利要求保護的藥物組合的合理預期。

 

最高人民法院于2021年6月30日判決駁回上訴，維持原判。

 

【裁判意見(jiàn)】

 

最高人民法院二審認為，原則上，選取最接近現有技術(shù)的核心考慮因素是，該現有技術(shù)與發(fā)明創(chuàng )造是否針對相同或者近似的技術(shù)問(wèn)題、擁有相同或者近似的技術(shù)目標。在此基礎上，進(jìn)一步的優(yōu)選考慮因素是，該現有技術(shù)與發(fā)明創(chuàng )造的技術(shù)方案是否足夠接近。

 

本領(lǐng)域技術(shù)人員基于最接近現有技術(shù)是否具有獲得發(fā)明創(chuàng )造的合理成功預期，通常取決于申請日或者優(yōu)先權日是否存在阻礙其獲得發(fā)明創(chuàng )造的認知局限。

 

但此系確定最接近現有技術(shù)后，認定發(fā)明創(chuàng )造是否顯而易見(jiàn)的考慮因素，通常并非確定本專(zhuān)利最接近現有技術(shù)的要件因素或者優(yōu)選因素。對于申請保護的發(fā)明創(chuàng )造而言，即便選擇了與其具有相同技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)目標且技術(shù)方案足夠接近的現有技術(shù)作為最接近現有技術(shù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員仍然可能基于申請日或者優(yōu)先權日的技術(shù)認知或者研發(fā)條件局限等，不具有獲得發(fā)明創(chuàng )造的合理成功預期，進(jìn)而難以產(chǎn)生將其他現有技術(shù)或者公知常識與該最接近現有技術(shù)結合獲得發(fā)明創(chuàng )造技術(shù)方案的動(dòng)機，但這并不影響該最接近現有技術(shù)作為擬制的發(fā)明起點(diǎn)的資格。

 

當然，如果所謂最接近的現有技術(shù)明顯不具有可行性，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常不會(huì )基于該不具有可行性的現有技術(shù)研發(fā)完成發(fā)明創(chuàng )造，故該不具有可行性的現有技術(shù)原則上不適宜作為評價(jià)專(zhuān)利創(chuàng )造性的最接近現有技術(shù)。

 

本案中，諾華公司以藥物作用機理復雜、存在無(wú)法實(shí)現技術(shù)效果的具體實(shí)施例等為由，主張本領(lǐng)域技術(shù)人員不具有基于附件13獲得本專(zhuān)利技術(shù)方案的合理成功預期，進(jìn)而主張附件13不構成適格的最接近現有技術(shù)。

 

上述理由本質(zhì)上是以本領(lǐng)域技術(shù)人員存在認知局限為由，主張缺乏合理的成功預期。如前所述，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于最接近現有技術(shù)是否具有獲得發(fā)明創(chuàng )造的合理成功預期，原則上并非判斷某一現有技術(shù)是否具備作為創(chuàng )造性評價(jià)中最接近現有技術(shù)的考慮因素，該因素更適宜在“三步法”的第三步中予以考慮。諾華公司基于上述理由否定附件13最接近現有技術(shù)資格的主張缺乏依據。

 

諾華公司還主張，因附件13承認AII拮抗劑和NEP抑制劑藥物作用機理的不可預測性，且未提供任何結論，故其屬于明顯不具有可行性的現有技術(shù)，不能作為最接近現有技術(shù)。

 

對此，分析如下：首先，附件13記載，“由AII受體拮抗劑或腎素抑制劑與NEP抑制劑的組合得到的提高的效果因為多種原因而不可預期”。根據該記載，不可預期的內容是藥物組合“提高的效果”即協(xié)同效果，而非本專(zhuān)利實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題即藥物組合治療高血壓的效果。

 

其次，附件13公開(kāi)了AII拮抗劑和NEP抑制劑的組合能夠治療高血壓的技術(shù)方案，且載明了有關(guān)實(shí)驗方法、實(shí)驗結論、給藥方式、治療劑量等技術(shù)信息，對于有關(guān)藥物組合的藥用功能給出了明確結論。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員并不會(huì )僅僅因為“由AII受體拮抗劑或腎素抑制劑與NEP抑制劑的組合得到的提高的效果因為多種原因而不可預期”這一記載即認為附件13明顯不具有可行性。

 

故此，諾華公司關(guān)于因附件13屬于明顯不具有可行性的現有技術(shù)而不能作為最接近現有技術(shù)的主張，亦缺乏依據。

 

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